Абонентское правовое обслуживание
Корпоративные конфликты
Создание и реструктуризация Холдингов
Регистрация товарных знаков
Юридическая экспертиза договоров
Разработка договоров и других документов
Участие в переговорах
Консультирование по вопросам законодательства
Юридический аудит
Внесение в реестр субъектов малого предпринимательства
Вопросы сопровождения бизнеса
Выбранные в качестве товарных знаков словесные обозначения, будучи заявлены на регистрацию, подчиняются тем же нормам законодательства, что и остальные обозначения.
В настоящем рассмотрении будет акцентировано внимание на некоторых особенностях, присущих словесным обозначениям и влияющих на ход делопроизводства заявки на регистрацию товарного знака. Поэтому кратко остановимся на общих нормах Закона о товарных знаках, касающихся подачи заявки и регистрации обозначения и на тех случаях, которые присущи именно словесным обозначениям. В процессе освещения темы будут применены также нормы действующих Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003 и зарегистрированных Минюстом 25.03.2003 под N 4322.
Заявители
Заявителями в заявке на регистрацию товарного знака могут выступать, согласно п. 1 ст. 8 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", юридические лица и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Заявитель может вести дело по заявке самостоятельно или действовать через патентного поверенного. При этом иностранные юридические лица, а также постоянно проживающие за пределами Российской Федерации физические лица или их патентные поверенные ведут дела по заявкам через зарегистрированных патентных поверенных. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью.
Заявка, в соответствии с п. 3 ст. 8, подается на один товарный знак. У заявителей в некоторых случаях возникает вопрос о возможности подачи в качестве товарного знака нескольких вариантов обозначения. Однако подобной возможности Закон не дает, каждый вариант обозначения должен оформляться как отдельная заявка. П. 2.11 Правил гласит: "В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона заявка должна относиться к одному товарному знаку. Обозначения, отличающиеся одно от другого какими-либо элементами, считаются разными товарными знаками". Эта норма существенна для словесных обозначений в том смысле, что так называемые слоганы или словосочетания, подаваемые на регистрацию, часто подаются в нескольких вариантах: "Слово твердое" и "Слово твердое есть добро", при которых один из вариантов включает в себя другой как составную часть.
Следует отметить, что при наличии у заявителя нескольких вариантов знака важно определить, какой из них будет подаваться первым. Обычно вопрос решается, исходя из финансовых возможностей и если они не позволяют подать на регистрацию сразу весь ряд словесных обозначений, то обычно в качестве первой заявки подают обозначение, включающее максимальное число элементов, то есть полный составной слоган. Далее по результатам экспертизы такого первого знака оценивают возможность регистрации отдельных его частей и, при необходимости использования составных частей самостоятельно, подают на регистрацию отдельные детали словесного обозначения.
Состав заявки на товарный знак
Что касается состава заявочных материалов, то, в соответствии с п. 4 ст. 8 Закона о товарных знаках, заявка должна содержать: заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства; заявляемое обозначение; перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам МКТУ; описание заявленного обозначения. Форма заявлений для заявки на регистрацию товарного знака определяется подзаконными нормативными актами (Правилами).
Язык заявки
В соответствии с п. 4 ст. 8, заявка должна быть подана на русском языке и подписана заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного - заявителем или патентным поверенным. Согласно п. 2.14 Правил заявление и перечень товаров и услуг представляются на русском языке. При этом документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или другом языке. В случае если эти документы представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. Перевод на русский язык может быть представлен заявителем не позднее двух месяцев с даты направления ему федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомления о необходимости выполнения данного требования, в противном случае документы считаются представленными на дату поступления их перевода.
Согласно Правилам в документах, представленных на русском языке, имена, наименования и адреса могут быть указаны на другом языке для целей публикации сведений в изданиях федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а перевод на русский язык может быть подписан заявителем или патентным поверенным.
Вопрос о языке заявочных документов важен не только в связи с общей направленностью нашего исследования на словесные товарные знаки, но по причине вступления в силу с 07.06.2005 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации". Некоторые нормы Закона о государственном языке корреспондируют к нормам Закона РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации". При этом в Федеральном законе "О государственном языке Российской Федерации" акцентируется внимание на роли русского языка в качестве государственного. Повторяя корреспондирующие положения упомянутого Закона РФ "О языках народов Российской Федерации", Закон "О государственном языке Российской Федерации" дополняет их, придавая значимость русскому языку как государственному и способствуя акцентированию его важности.
Российское законодательство о языках уже содержало норму об обязательном использовании русского языка в деятельности органов власти всех уровней, в настоящее время данная норма дополнена и усилена - русский язык подлежит обязательному использованию во взаимоотношениях органов власти с гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства и общественными организациями.
Поскольку с момента принятия Закона РФ "О языках народов Российской Федерации" 25 октября 1991 года прошло много времени, постольку представляется логичным дополнение норм, устанавливающих обязанность использования русского языка "в сферах промышленности, связи, транспорта и энергетики", "в коммерческой деятельности", нормой об обязательном использовании русского языка "организациями всех форм собственности". Таким образом, в Законе учтены современные реалии и множественность организационно-правовых форм юридического лица. Есть отсылка также к рекламному законодательству - обязательно использование русского языка также и в рекламе, что соответствует аналогичной норме Федерального закона "О рекламе".
Для целей заявочной работы важна следующая норма - в случаях использования... наряду с государственным языком Российской Федерации государственного языка республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языков народов Российской Федерации или иностранного языка тексты на русском языке и на других языках должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Данное требование не распространяется на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, а также теле- и радиопрограммы, аудио- и аудиовизуальные материалы, печатные издания, предназначенные для обучения языкам народов Российской Федерации или иностранным языкам.
Требования идентичности (аутентичности) перевода документов, прилагаемых к заявке, нет в Законе о товарных знаках, что представляется упущением, поскольку могут иметь место разночтения в языковом оригинале и его переводе на русский язык.
Среди положений Закона о государственном языке следует особо отметить норму, запрещающую при использовании русского языка как государственного использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. При этом порядок утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации должен определяться Правительством РФ.
Защита и поддержка государственного языка Российской Федерации возложены на федеральные органы государственной власти, к обязанностям которых Законом о государственном языке отнесены, среди прочих, прямо не упоминавшиеся ранее в законодательных актах государственная поддержка издания словарей и грамматик русского языка и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о государственном языке Российской Федерации.
Представляется, что многолетние дискуссии специалистов об искажении разработчиками некоторых товарных знаков норм русского языка получили неожиданную поддержку со стороны усовершенствованного законодательства о языке. В то же время, поскольку товарные знаки являются рекламными обозначениями, должны индивидуализировать производителя и к ним не применяются прямо некоторые нормы Закона о государственном языке, думается, что при соблюдении разумности в разработке неологизмов или словесных цепочек типа "мебель-мебель-мебеля" вполне допустима некоторая "игра" с языком в словах, используемых в качестве товарных знаков.
Стандартные коды ИНИД
Основные позиции заявлений в заявке обозначены с применением кодов ИНИД. Стандартные международные цифровые коды ИНИД применяются для идентификации библиографических данных, с их помощью фиксируют номера и даты, относящиеся к заявке и к охранному документу. Коды ИНИД используются при публикации сведений обо всех видах объектов промышленной собственности, в том числе и товарных знаков и наименований мест происхождения товаров.
Заявляемое обозначение в заявке
Важно отметить те позиции заявки, которые касаются особенностей словесных обозначений.
Прежде всего, это позиция "Заявляемое обозначение". Заявляемое обозначение, в соответствии с п. 3.3.1 Правил, вклеивается в пространство под кодом 540. Фотография или типографский оттиск обозначения должны быть изготовлены на плотной прочной бумаге формата 8 x 8 см (по горизонтали формат может быть увеличен до 10 см). Поскольку в настоящее время бланк заявления доступен на сайте Роспатента www.rupto.ru в сети Интернет, обычно при подаче на регистрацию словесного обозначения его впечатывают непосредственно в бланк заявки в соответствующий квадрат под кодом 540, хотя, конечно, не возбраняется разместить в квадрате наклеенный листок с нанесенным типографским методом словесным обозначением или фотографию его. Изображение заявляемого обозначения представляется в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается регистрация товарного знака. Следует отметить, что наряду с чисто словесными обозначениями часто подают на регистрацию слова или словесные обозначения, выполненные в оригинальной цветовой гамме или шрифтовой графике. Согласно п. 3.3.1 Правил, если испрашивается регистрация обозначения в ином, чем черно-белое, исполнении, то под кодом 591 указывается его цвет или цветовое сочетание. Описание цветов должно соответствовать цветам, используемым в обозначении и содержащимся в репродукции. Если регистрация обозначения испрашивается в черно-белом исполнении, заполнение указанной графы не требуется.
Изображение обозначения должно иметь качественное графическое исполнение, позволяющее репродуцировать его в неограниченном количестве копий. Раньше, при несовершенной копировальной технике, встречались случаи некачественного исполнения заявляемого обозначения - некоторые виды принтеров или ризографов не могли, например, обеспечить устойчивость обозначения, оно могло размываться при попадании воды, не сохранялись оригинальные цвета и т.п. В настоящее время такие случаи редки и обычно не составляет трудности приготовление необходимого количества копий обозначения. Из общих соображений непротиворечивой представляется практика вставки обозначения при подготовке заявки в электронной форме в квадрат под кодом 540.
Словесные обозначения могут быть частью подаваемого на регистрацию объемного или звукового знака. Объемный знак может быть выполнен в виде упаковочной тары, как в знаке для настойки "Becher", наклейка которой включает словесные элементы. Возможно сопровождение объемного обозначения слоганом, как в знаке "Как родной дядя".
Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется звуковое обозначение, то заявляемое обозначение представляется исполненным графически и в виде фонограммы на аудиокассете.
В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Закона заявка должна, в частности, содержать описание заявленного обозначения, расположенное в графе 571 заявки.
Описание заявленного обозначения. Описание служит для пояснения существа заявленного обозначения, его идентификации. Требуемая Правилами идентификация обозначения может трактоваться следующим образом: обозначение должно быть представлено в описании так, чтобы, не видя обозначения, можно было судить об основных составляющих его элементах и их конфигурации, о цветовой гамме, шрифтовых особенностях, фонетике и семантике. Согласно Правилам в описании приводится характеристика заявленного обозначения: его вид, указание на составляющие его элементы, смысловое значение обозначения в целом или его элементов. Если словесное обозначение или его часть не имеют смыслового значения, то указывается способ его образования, например, начальные слоги нескольких слов, аббревиатура, вымышленное слово. Если словесное обозначение является малоупотребимым в русском языке (например, специальный термин, историческое название, устаревшее слово), то указывается его значение. Если словесное обозначение представлено не на русском языке, то приводится транслитерация буквами русского алфавита и перевод на русский язык в случае, если обозначение имеет смысловое значение.
В графах 551, 552, 554, 556 - 558 указывается вид обозначения: коллективный, объемный, звуковой, обонятельный, голографический. Для всех этих видов, кроме обонятельного, обозначение может включать в себя словесную часть.
Заявитель может при подаче заявки указать неохраняемые элементы обозначения. Такими элементами обычно являются общепринятые указания на организационно-правовую форму деятельности юридического лица, например, ООО, Открытое акционерное общество, техникум. В графе под кодом 526 приведены неохраняемые элементы знака.
Перечень товаров и услуг
Объем юридических притязаний определяет перечень товаров и услуг, приводимый в графе под кодом 511, причем товары и услуги должны быть сгруппированы с применением МКТУ. Вопрос о факультативности или нормативности МКТУ для российских заявителей неоднократно обсуждался, в настоящее время экспертиза требует соответствия рубрики в заявке и рубрики МКТУ.
Теоретически каждый класс МКТУ представляет собой перечень однородных товаров, однако, в силу явной невозможности четкого разделения всей коммерческой практики на 45 направлений (классов МКТУ), в ряде случаев в тексте МКТУ:
а) товары одного класса могут быть неоднородны друг другу;
Пример: 16 класс, книги - 16 класс, комнатные аквариумы.
б) товары разных классов могут быть однородны;
Пример: 16 класс, выкройки для одежды - 25 класс, одежда - 26 класс, блестки для одежды.
в) явно проявляется корреспонденция товаров и услуг (товар однороден услуге);
Пример: 25 класс, обувь - 40 класс, крашение обуви.
г) услуги одного класса могут быть неоднородны;
Пример: класс 42, межевое дело - класс 42, инсталляция программного обеспечения.
д) услуги разных классов могут быть однородны;
Пример: класс 37, полирование транспортных средств - класс 40, полирование с помощью абразивов.
Вопрос однородности товаров и услуг важен как при сравнении заявленного и противопоставляемого экспертизой обозначения, так и в различных судебных спорах. Следует отметить, что в заявке желательно наиболее полно отражать все возможные секторы рынка, в которых применяется или готовится к применению товарный знак.
Перечень прилагаемых документов и подпись заявки
Перечень прилагаемых к заявке документов отражает наименования документов, количество листов в одном экземпляре и количество экземпляров каждого документа. Суммарное количество листов, подаваемых в составе заявки в Патентное ведомство, должно быть отражено в этой графе формы заявления. При подаче заявки суммарное количество листов отражается в штампе о приеме Федерального института промышленной собственности (ФИПС) и заверяется подписью принимающего сотрудника. Правильное заполнение этой формы позволяет избежать потери времени при подаче заявки в окно приема заявок ФИПС.
В графе "Подпись" в центре располагают подпись заявителя или патентного поверенного, а также дату подписи и печать, если заявка подписывается руководителем организации. В случае подписи от имени юридического лица заявку подписывает уполномоченное лицо организации-заявителя.
В соответствии с п. 5 ст. 8 Закона о товарных знаках, к заявке должны быть приложены: документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере; устав коллективного знака, если заявка подается на регистрацию коллективного знака.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или другом языке. В случае если эти документы представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. Перевод на русский язык может быть представлен заявителем не позднее двух месяцев с даты направления ему федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомления о необходимости выполнения данного требования.
Дата подачи заявки и приоритет
Датой подачи заявки в ФИПС считается дата поступления следующих документов:
Последним изменением Закона исключено описание заявляемого обозначения из перечня обязательных документов на первом этапе подачи заявки. Такой подход, думается, усиливает акцент на изображении, придавая изображению первичный по отношению к описанию характер, при этом у описания сохраняется факультативное значение текста, поясняющего изображение.
Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Конвенционный приоритет устанавливается по дате подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если подача заявки в Роспатент осуществлена в течение шести месяцев с указанной даты. П. 3 ст. 9 Закона 1992 г. устанавливает выставочный приоритет. Если товарный знак был размещен на экспонатах официальных или официально признанных международных выставок, организованных на территории одного из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то приоритетная дата может устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на выставке, если подача заявки в Патентное ведомство по интеллектуальной собственности осуществлена в течение шести месяцев с указанной даты.
Данная норма практически не изменена в новой редакции Закона. На практике при испрашивании выставочного приоритета экспертизой запрашивались следующие сведения: 1) подтверждение официального характера выставки; 2) подтверждение использования во время выставки полного обозначения товарного знака.
Например, по словесно-изобразительному знаку "Аптека 2000" выставочные информационные материалы включали только словесную часть обозначения; после запроса экспертизы заявителем были представлены документы, подтверждающие нанесение знака на экспонаты выставки в полном объеме, включая изобразительную часть. То есть знак должен быть применен на выставке в целом, в таком виде, каким он подается в заявке.
Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного или выставочного приоритета, обязан указать это при подаче заявки на товарный знак или в течение двух месяцев с даты подачи заявки и приложить при этом документы, подтверждающие правомерность такого требования, либо представить эти документы не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Встречаются на практике случаи совпадения даты подачи тождественных знаков. В этой связи введена норма п. 6 ст. 9 Закона. Если разными заявителями поданы заявки на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, то на основе соглашения между заявителями регистрация заявленного товарного знака в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть произведена на имя одного из них. В течение шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители должны сообщить о своем выборе и о том, по какой из заявок будет испрашиваться регистрация товарного знака. В случае если в течение установленного срока не поступит сообщение о выборе или ходатайство о продлении установленного срока, то обе заявки признаются отозванными.
Если на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы заявки одного и того же заявителя, то регистрация товарного знака в отношении таких товаров может быть произведена по одной из выбранных заявителем заявок.
Двухступенчатая экспертиза заявки
Статья 10 Закона определяет порядок проведения экспертизы заявки на товарный знак. Экспертиза разделена на два этапа - формальной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения. В период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения заявитель вправе дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки. Изменение заявителя при уступке права на заявку или в результате изменения наименования заявителя, а также исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки может быть произведено до даты регистрации товарного знака.
В соответствии с п. 4 ст. 10 в период проведения экспертизы эксперт вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. При этом на дополнительные материалы распространяется норма абзаца 2 п. 2 ст. 10, касающаяся невозможности расширения перечня товаров или существенного изменения заявленного обозначения. Основаниями для запроса могут, в частности, быть следующие обстоятельства: необходимость представления различных видов объемного обозначения и/или его описания, если представленные заявителем материалы недостаточно отражают особенности объемного обозначения; необходимость уточнения классификации или перечня товаров и услуг; необходимость доплаты пошлины в случае, когда в результате уточнения классификации перечня товаров и услуг, указанных в заявке, выявлено несоответствие суммы уплаченной пошлины количеству классов МКТУ (при непредставлении документа о такой доплате экспертиза проводится в отношении классов, указанных в заявке, за которые уплачена пошлина); необходимость решения вопросов, обусловленных выявлением сходных товарных знаков или обозначений, ранее заявленных на регистрацию, для всех или части товаров и услуг; замечания и предложения, возникающие при рассмотрении заявки и связанные, например, с установлением приоритета.
Если в запросе имеется ссылка на выявленные сходные товарные знаки или ранее заявленные обозначения и при этом копии таких обозначений к запросу не приложены, то такие копии должны быть запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы.
В случае если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной. По ходатайству заявителя установленный срок ответа на запрос экспертизы может быть продлен, но не более чем на шесть месяцев. При условии подтверждения уважительных причин несоблюдения установленного срока он может быть продлен федеральным органом более чем на шесть месяцев.
Заявка может быть отозвана по просьбе заявителя на любом этапе ее рассмотрения, но не позднее даты регистрации товарного знака.
Формальная экспертиза заявки
Законом предусмотрен месячный срок проведения формальной экспертизы с момента подачи заявки. В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов заявки, а также их соответствие установленным требованиям.
В соответствии с п. 13.1 Правил, поступившей заявке, поданной на русском языке, присваивается десятизначный регистрационный номер, первые четыре цифры которого обозначают год подачи заявки, пятая цифра - код объекта промышленной собственности, пять остальных цифр - порядковый номер заявки в серии данного года. В п. 2.16 Правил предусмотрена подача заявки по факсу; заявка, поступившая по факсу, регистрируется после поступления оригинала. О факте поступления материалов заявки заявитель уведомляется с сообщением ему регистрационного номера и даты поступления.
Заявка, по результатам формальной экспертизы, принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению, о чем уведомляется заявитель. Согласно п. 13.7 Правил, при соответствии материалов заявки установленным требованиям, а также в случаях своевременного представления заявителем запрошенных сведений и документов заявителю направляется уведомление о принятии заявки к рассмотрению с указанием установленной даты подачи заявки.
Уведомлением о принятии заявки к рассмотрению заявитель может быть также уведомлен:
В соответствии с п. 13.8 Правил, решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению принимается в том случае, если представленный заявителем ответ на запрос экспертизы не содержит запрошенных сведений и/или документов.
В решении об отказе в принятии заявки к рассмотрению приводятся основания, по которым принято решение.
Такими основаниями могут являться:
Экспертиза заявленного обозначения
Экспертиза заявленного обозначения осуществляется по завершении формальной экспертизы по заявкам, принятым к рассмотрению. Следует упомянуть Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (ред. О.Л. Алексеева, М. ФИПС Роспатента, 2001), утвержденные Приказом Роспатента N 39 от 23.03.2001. Текст Рекомендаций, а также внесенные позже, Приказом Роспатента N 91 от 06.07.2001, изменения в Рекомендации разъясняют ход проведения экспертизы различного вида обозначений.
Задачами экспертизы являются проверка соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона, и установление приоритета товарного знака. По результатам экспертизы заявленного обозначения принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.
В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется:
Пункт 14.4.2 Правил регламентирует порядок проверки на тождество и сходство:
Следует упомянуть некоторые позиции Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (авторы: Н.П. Грешнева, В.В. Орлова, Роспатент, ВНИИПИ, М. 1997). Методические рекомендации снабжены целым рядом примеров сходных и несходных обозначений и способов определения такого сходства (несходства). Методические рекомендации иллюстрируют Правила, дают разъяснения по применению критериев различия знаков для словесных, изобразительных, объемных и комбинированных обозначений. Методические рекомендации отражают наработанные практические приемы экспертной практики Роспатента.
Однородность товаров при сравнении обозначений
На практике однородность товаров - вопрос специальных экспертиз, решаемый конкретно для каждого рассматриваемого случая. Для разъяснения термина однородности товаров можно обратиться к Методическим рекомендациям по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания (утв. Приказом Роспатента N 41 от 02.03.98), а также к Методическим рекомендациям по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (авторы: Н.П. Грешнева, В.В. Орлова, В.Б. Талянский, М. ВНИИПИ, 1997).
Определению однородных товаров и/или услуг служит МКТУ, согласно которой товары и услуги сгруппированы по классам, причем рубрики (термины) МКТУ, в идеале, не должны допускать двойного толкования.
Однако до сих пор при классификации МКТУ используются разные принципы ее компоновки, поэтому основным вопросом в связи с упорядочением МКТУ является вопрос о принципах ее построения.
Как показывает обзор литературы, эти же принципы служат определению однородности/неоднородности товаров и услуг. "Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания" на этот счет высказываются вполне определенно: "в основу МКТУ положены признаки однородности" [Методические рекомендации 2000: 14]. Вместе с тем в этих же "Методических рекомендациях" имеет место расхождение между основными и вспомогательными критериями, положенными в основу МКТУ и призванными разграничивать однородные/неоднородные товары [Методические рекомендации 2000: 8, 11]. Так, авторы "Методических рекомендаций" утверждают, что классификация товаров (как готовых изделий, так и полуфабрикатов) осуществляется в основном в соответствии с их функцией и назначением, а основными критериями однородности/неоднородности являются род (вид) товаров, назначение, вид материала, условия сбыта и т.д. [Методические рекомендации 2000: 8, 10 - 11, 13].
Наблюдается интересная зависимость: с одной стороны, определению однородных товаров и/или услуг служит МКТУ. С другой стороны, применение МКТУ не всегда помогает в выявлении однородности товаров.
Аналогичное замечание находим и в "Методических рекомендациях": "...принадлежность товаров к одному классу МКТУ не является основанием для признания товаров однородными" [Методические рекомендации 2000: 14]. Более того, каждый класс МКТУ состоит из множества разнородных групп (родовых понятий) товаров [Методические рекомендации 1997: 7]. Критерии однородности/неоднородности товаров и услуг достаточно хорошо известны и признаны во всем мире. Однако поиски новых критериев продолжаются.
В юридической практике описаны следующие критерии разграничения однородных и неоднородных товаров: отраслевой (сущностный), функциональный, "производственный" (материал, из которого изготовлен товар; производитель товара), "коммерческий" (условия реализации товаров (каналы, сеть сбыта), круг потребителей, совместная встречаемость товаров в обиходе и в продаже; стоимость, цель применения).
Термин "отраслевой" представляется не совсем удачным по отношению к данному критерию, потому что он значительно расширяет границы применимости данного признака. Можно предположить, что все товары, подпадающие под ту или иную предметную область, составят однородные товары, сама же предметная область может быть сформулирована весьма обширно (например, галантерейные товары, спортивные товары). В широком смысле предметная область "Одежда" может включать: красители для одежды (2 класс по МКТУ), крючки вешалок для одежды (6 класс), одежду для защиты от несчастных случаев, излучения и огня (9 класс), одежду специальную для операционных комнат (10 класс), одежду для животных (18 класс), вешалки для одежды (20 класс), вешалки-растяжки для одежды (21 класс).
Предметной области "Обувь" принадлежат средства для обуви клеящие (1 класс), красители для обуви (2 класс), средства для чистки обуви (3 класс), жиры для смазки обуви (4 класс), скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви (6 класс), устройства для чистки обуви электрические (7 класс), колодки обувные [для ручного пошива] (8 класс), обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня (9 класс), обувь медицинская (10 класс), украшения для обуви [из благородных металлов] (14 класс), колодки для растяжки обуви (21 класс), ткани для обуви (24 класс).
Предметная область "Пищевые продукты" покрывает масла для сохранения пищевых продуктов (1 класс), карамель [пищевой краситель] (2 класс), добавки минеральные пищевые (5 класс), ящики для пищевых продуктов (6 класс), устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические (7 класс), приборы анализа пищевых продуктов и кормов (9 класс), посуда электрическая для тепловой обработки пищевых продуктов (11 класс), тележки для продуктов (12 класс), украшения из пластмасс для продуктов питания (20 класс), емкости, термоизоляционные для пищевых продуктов (21 класс), белки пищевые (29 класс), загустители для пищевых продуктов (30 класс), консервирование пищевых продуктов и напитков (40 класс).
Широкий взгляд на предметную область "Транспорт" допускает объединение в ней составов для охлаждения двигателей транспортных средств (1 класс), покрытий защитных грунтовых для рам, шасси транспортных средств (2 класс), замков для транспортных средств [металлические] (6 класс), двигателей для транспортных средств на воздушной подушке (7 класс), аккумуляторов электрических для транспортных средств (9 класс), антиобледенителей для транспортных средств (11 класс), стекол для окон транспортных средств [полуфабрикаты] (21 класс), чехлов для транспортных средств [непригнанные] (22 класс), моделей транспортных средств уменьшенных (28 класс), а также услуги по мытью транспортных средств (37 класс).
В патентоведческой практике отраслевой критерий предполагает анализ сущности (состава, характеристики, вида) товара.
Что касается "коммерческого" критерия, то здесь работа ведется в основном в направлении тщательного анализа условий реализации товаров (каналов сбыта), круга (категории) потребителей, встречаемости товаров в продаже (продаются ли товары в одном и том же магазине (секции магазина)), т.е. возможности их реализации через один прилавок, анализируется возможность продажи в одно и то же время, а также сопоставимости цен сравниваемых товаров [Мельников 1995: 32].
Функциональный критерий корректируется так называемой областью применения товаров.
Понятие "однородности/неоднородности" товаров и услуг является ключевым в юридической практике в части правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания. Составляя перечень товаров и услуг и тем самым определяя испрашиваемый объем исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, необходимо исходить из того, что Закон (п. 1 ст. 7) не допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или знаками обслуживания, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров или услуг. Закон призван защищать исключительное право владельца товарного знака или знака обслуживания и потребителя от введения в заблуждение и пресекать недобросовестную конкуренцию в отношении этого средства индивидуализации, не допуская возможности маркировки однородных товаров разных изготовителей тождественным или сходным до степени смешения товарными знаками.
Авторы "Методических рекомендаций" в качестве критериев однородности/неоднородности называют следующие признаки: род (вид) товаров и услуг, которые создают у потребителя представление о принадлежности их к одному изготовителю, их назначение, вид материала, из которого изготовлены товары, условия реализации товаров (каналы, сеть сбыта), круг потребителей [Методические рекомендации 2000: 10 - 11, 13]. М.Я. Эпштейн указывает на "разные производства" как показатель неоднородности [Эпштейн 2002: 25], "Нормативные акты" - цель применения, условия сбыта, круг потребителей, совместную встречаемость товаров в обиходе и в продаже, например, зубные щетки (21 класс) и зубные порошки и пасты (3 класс) [Нормативные акты: 7, 8, 11]. Высказывается и совершенно новая точка зрения, согласно которой "научным путем определения однородности товаров следует признать только применение филологических и специальных (торговых) экспертиз в каждом конкретном случае [Комментарий 2004: 80].
Понятие "однородные товары" появилось в правовых нормативных актах Великобритании еще в 1883 году [Мельников 1995: 31]. Судебная практика во Франции претерпела определенную эволюцию при толковании понятия "однородность товаров". Первоначально суды определяли объем охраны, предоставляемой товарному знаку, принимая во внимание лишь внутреннюю природу товаров, т.е. сходные качества сравниваемых товаров согласно так называемому экономическому критерию, однородными признаются товары, близкие в достаточной степени по происхождению и назначению [Мельников 1995: 31].
В "Методических рекомендациях 1997..." однородными называются товары и услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду, не обладающие различительной способностью и создающие у потребителей представление о принадлежности их к одному изготовителю [Методические рекомендации 1997: 7]. Здесь не совсем ясно, что значит различительная способность. Разве не различаются чайник и кастрюля, однозначно отнесенные М.Я. Эпштейном к однородным товарам [Эпштейн 2002: 26].
В "Методических рекомендациях" под однородными товарами и услугами понимаются товары и услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду и создающие у потребителя представление о принадлежности их к одному изготовителю. Дополнительно указывается на технологичность процесса изготовления товаров, возможность реализации в одних и тех же магазинах, стоимость, цель применения [Методические рекомендации 2000: 10 - 11]. По мнению В.М. Мельникова, к однородным товарам относятся распространяемые по одним и тем же торговым каналам близкие по природе и назначению товары [Мельников 2000: 9].
В.М. Мельников пишет: "Установление однородности товаров и услуг имеет первостепенное значение при вынесении Патентным ведомством решений по заявкам на товарные знаки и при рассмотрении Апелляционной палатой возражений против регистрации товарных знаков, сходных до степени смешения со знаками, принадлежащими возражающей стороне" [Мельников 1995: 30]. Как известно, регистрации тождественных или сходных до степени смешения обозначений в отношении неоднородных товаров с правовой точки не мешают друг другу, т.е. возможность для заявителя зарегистрировать обозначение и охранять на него права находится в прямой зависимости от того, однородны ли маркируемые им товары другим, в отношении которых уже зарегистрирован сходный знак.
Неоднородными признаются электрические и неэлектрические соковыжималки, хотя они относятся к одному виду товаров. Основания для установления неоднородности: сложность/простота устройства, различие точек сбыта товаров, стоимость товаров [Методические рекомендации 2000: 11]. Вместе с тем сварочные агрегаты электрические и сварочные агрегаты неэлектрические, относящиеся соответственно к 7-му и 8-му классам, признаются однородными товарами [Методические рекомендации 2000: 15]. В рамках 10 класса объединены, с одной стороны, аппаратура и инструменты стоматологические, и аппаратура стоматологическая электрическая, т.е. здесь признак наличия электричества не является определяющим при разграничении товаров (8-я редакция). Основанием для противопоставления матраца бытового назначения (20 класс) и матраца медицинского (10 класс) являются различие производителей и реализация/нереализация через розничную сеть [Методические рекомендации 2000: 11].
Нет единства в установлении основных и вспомогательных признаков однородности/неоднородности. Так, в "Методических рекомендациях" к основным отнесены род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого изготовлены товары. В Приказе N 41 от 02.03.1998 "О методических рекомендациях по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания", материал назван вспомогательным критерием [О методических рекомендациях 1998: 12]. "Методические рекомендации 1997..." указывают, что "чаще всего основанием для признания товаров однородными является принадлежность их одной родовой или видовой группе" [Методические рекомендации 1997: 7].
В "Методических рекомендациях" указывается, что вспомогательные признаки, в зависимости от ситуации, могут быть отнесены к основным признакам однородности. Кроме того, предусматривается возможность учета основных признаков как по отдельности, так и в сочетании с другими основными и/или вспомогательными признаками [Методические рекомендации 2000: 11].
Исследователи признают ненадежность известных критериев. Так, разное назначение товаров само по себе не служит критерием неоднородности [Эпштейн 2002: 25]. В "Методических замечаниях" дополнительно указывается, что функциональное назначение товара ограничивается областью применения [Методические рекомендации 2000: 19]. "Народный", наработанный практикой экспертизы и патентоведов критерий однородности через "присутствие на одном прилавке" можно во многих случаях считать достаточно эффективным, но все-таки приблизительным и ненаучным.
Если строго следовать отраслевому принципу (при тождестве принципов классификации товаров и услуг и признаков однородности/неоднородности), неизбежно пересечение предметных областей в силу всеобщей взаимосвязи объектов материального мира. Например, сфера спортивные товары включает спортивную обувь (25 класс), спортивные трикотажные изделия (25 класс), боксерские перчатки (28 класс). Однако данная сфера легко пересечется со сферой "одежда", в которой умещаются тематические группы спортивные трикотажные изделия, боксерские перчатки. С другой стороны, видимо, следует признать непоследовательность применения данного признака в построении классификации. Так, товар автомобили пожарные вынесен в 9 класс, тогда как автомобили спортивные вошел в специализированный 12 класс Транспортные средства... Носилки для больных, носилки на колесах для больных, приспособления для перемещения инвалидов отнесены к 10 классу, т.е. рассматриваются отдельно от 12 класса Средства передвижения, а кресла-каталки для больных в рамках Маски для медицинского персонала представлены в 10 классе Приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные..., а маски для сварщиков и маски для подводного погружения - в 9 классе.
Однородными могут быть признаны товары, принадлежащие к разным родам, видам, но выполненные из одного материала (сырья) [Методические рекомендации 2000: 12]. Пример тому выделение класса товаров (14 класс), в котором помещены товары, изготовленные из благородных металлов, при наличии в других классах одноименных товаров, выполненных из недрагоценных материалов (например, держатели для зубочисток). С другой стороны, товары, выполненные из одного и того же материала, признаются неоднородными (резиновые шланги и резиновая пляжная обувь). Фермерская конструкция из металла и неметаллическая фермерская конструкция признаются неоднородными товарами и относятся соответственно к 6-му и 19-му классам по МКТУ, а фурнитура для мебели металлическая и фурнитура для мебели неметаллическая, относящиеся тоже к разным классам, соответственно к 6-му и 20-му, признаются однородными товарами. В качестве однородных рассматриваются муфты соединительные для труб металлические и муфты соединительные для труб неметаллические, относящиеся, как и вышеназванные товары, к разным классам, в данном случае к 6-му и 17-му классам МКТУ [Методические рекомендации 2000: 15].
Если принять за основу функциональный подход, то в рамках одного класса окажутся весьма далекие товары. Например, на основе единой функции чистить должны быть объединены следующие товары и услуги, относящиеся в МКТУ к разным классам: вещества для газоочистки (1 класс), жидкости для чистки стекол (3 класс), препараты для очистки воздуха (5 класс), аппараты для очистки ацетилена (7 класс), резаки для очистки поверхности (8 класс), ленты для чистки считывающих головок (9 класс), приспособления для очистки полостей тела (10 класс), аппараты и машины для очистки воды (11 класс), стеклоочистители для ветровых стекол (12 класс), приспособления для чистки каналов стволов огнестрельного оружия (13 класс), держатели для зубочисток (14 класс), перочистки (16 класс), замша для чистки (21 класс), приспособления для чистки курительных трубок (34 класс), очистка наружной поверхности зданий (37 класс), очистка воздуха (40 класс). Здесь следует принимать во внимание область (сферу) и цель его применения [Методические рекомендации 2000: 12].
Кроме того, нет четких установок, в каких случаях какой критерий является приоритетным.
Практика свидетельствует о значительных расхождениях в установлении однородности/неоднородности одних и тех же товаров: нет единства в понимании однородности/неоднородности у специалистов, по роду своей профессиональной деятельности имеющих дело с МКТУ. По утверждению М.Я. Эпштейна, табак и сигареты - однородные товары [Эпштейн 2002: 25]. Прямо противоположное мнение высказывают авторы "Методических рекомендаций" [Методические рекомендации 2000: 11].
В.М. Мельников иллюстрирует расхождения в понимании однородности-неоднородности товаров примерами из международной юридической практики [Мельников 1995: ]. Так, в деле N 107 вина, для которых испрашивался импортерами австрийских вин товарный знак, включающий изображение овцы и слова "Golden Fleece" (Золотое руно), были признаны Патентным ведомством Великобритании однородными с крепкими спиртными напитками, маркированными товарными знаками, которые были зарегистрированы на имя двух производителей (один из знаков представлял изображение овцы, а другой состоял из слов "Golden Fleece"). Основания: вино и крепкие спиртные напитки содержат алкоголь, продаются одним и тем же потребителям одними и теми же дилерами.
В 1984 году ром и пиво (менее крепкий по сравнению с вином алкогольный напиток) были также признаны однородными товарами. В 1929 году Парижский апелляционный суд признал неоднородными товарами шампанское и искристые вина. А в 1975 году Парижским апелляционным судом алкогольные напитки пиво и вино были признаны неоднородными на основании различия их химических составов. В [Методические рекомендации 2000: 16] пиво и напитки алкогольные признаются однородными. В Руководстве по методике государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки 1990 г. и в Руководстве по регистрации товарных знаков, разработанном ВОИС, пиво и вино рассматриваются как однородные товары. Основания: напитки относятся к алкогольным, потребляются для одной и той же цели (для получения удовольствия) и продаются одной и той же категории потребителей в одних и тех же местах. В [Мельников 2000] приводятся следующие данные об однородности/неоднородности товаров: "за рубежом судами были признаны однородными товарами ром и коктейль с ромом, желе и мороженое, бисквиты и шоколад, торты и пироги, лекарства для обработки зубов и десен и фармацевтические препараты из трав для внутреннего употребления, фланель и изделия из фланели, дамское белье и белье для новорожденных, одежда и чулки, одежда и ботинки. Неоднородными товарами были признаны крем для обуви и ботинки, подвесные моторы для катеров и стационарные двигатели морских судов [Мельников 2000: 9].
Таким образом, наличие различных точек зрения на однородность/неоднородность товаров представляется вполне естественным и закономерным явлением: оно обусловлено глубиной и сложностью объекта исследования. Вместе с тем подобные несоответствия могут рассматриваться и как следствие неразработанности надежных критериев однородности/неоднородности товаров и услуг.
Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства
Согласно п. 3 ст. 12 Закона до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлено уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона, с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если такие доводы представлены в течение шести месяцев с даты направления заявителю указанного уведомления.
Решение о регистрации товарного знака
Решение о регистрации товарного знака может быть пересмотрено до регистрации товарного знака в связи с:
Обжалование решения формальной экспертизы и экспертизы по существу заявленного обозначения
Согласно п. 1 ст. 13 Закона о товарных знаках, в случае несогласия с решением, принятым по результатам формальной экспертизы заявки, об отказе в принятии ее к рассмотрению, или с решением, принятым по результатам экспертизы заявленного обозначения, или с решением о признании заявки отозванной заявитель может подать возражение в Палату по патентным спорам в течение трех месяцев с даты получения соответствующего решения или запрошенных у федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности копий противопоставленных заявке материалов при условии их запроса заявителем в течение месяца с даты получения им соответствующего решения.
Возражения, предусмотренные в п. 1 ст. 13, подаются в Палату по патентным спорам и рассматриваются в этой Палате в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56.
Размеры пошлин за подачу возражений установлены Положением о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставления права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 12 августа 1993 г. N 793 (с последующими изменениями; последние по времени изменения утверждены Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2003 года N 403 - Росс. газета, 10 июля 2003 года).
Регистрация товарного знака
Регистрация товарного знака производится в Госреестре товарных знаков на основании решения о регистрации товарного знака в течение месяца с даты получения документа об уплате установленной пошлины. В Госреестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о его правообладателе, дата приоритета товарного знака и дата его регистрации, перечень товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.
Регистрация не производится при непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него. При этом соответствующая заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется. Тем самым устанавливается четкое последствие неуплаты пошлины.
Выдача свидетельства на товарный знак
Выдача свидетельства на товарный знак производится в течение месяца с даты регистрации товарного знака в Реестре. Форма свидетельства и состав указываемых в нем сведений устанавливаются Роспатентом.
Срок выдачи свидетельства - один месяц с даты регистрации товарного знака в Госреестре.
Публикация сведений о регистрации
Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака и внесенные в Реестр в соответствии со статьей 14 настоящего Закона, публикуются в официальном бюллетене Роспатента незамедлительно после регистрации товарного знака в Реестре или после внесения в Реестр изменений в регистрацию товарного знака. Формулировка аналогичной статьи Закона в редакции 1992 года предусматривала публикацию сведений, относящихся к регистрации товарного знака, в течение шести месяцев с даты регистрации знака в Госреестре ТЗ или с даты внесения изменений в регистрацию. Большая продолжительность этого срока создавала неопределенность при публикации сведений о регистрации. В настоящее время сведения, относящиеся к регистрации товарного знака и внесенные в Госреестр ТЗ в соответствии со статьей 14 Закона, публикуются в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации товарного знака в Госреестре ТЗ или после внесения в Госреестр ТЗ изменений в регистрацию товарного знака.
Практическая значимость данной нормы (ст. 18 Закона) состоит в том, что любое лицо сможет быстрее получать информацию о зарегистрированных знаках или о внесенных в них изменениях, что улучшит качество подготовительных работ, предшествующих регистрации знака, а также позволит быстрее получать информацию о зарегистрированных знаках с целью определения охраноспособности обозначения.
Следует отметить также, что на сайте ФИПС ведутся открытые реестры российских товарных знаков и приведена база данных поданных заявок на товарные знаки, где заявитель при желании может сравнить планируемое к подаче обозначение с ранее поданными на регистрацию обозначениями других лиц.
В настоящем рассмотрении будет акцентировано внимание на некоторых особенностях, присущих словесным обозначениям и влияющих на ход делопроизводства заявки на регистрацию товарного знака. Поэтому кратко остановимся на общих нормах Закона о товарных знаках, касающихся подачи заявки и регистрации обозначения и на тех случаях, которые присущи именно словесным обозначениям. В процессе освещения темы будут применены также нормы действующих Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003 и зарегистрированных Минюстом 25.03.2003 под N 4322.
Заявители
Заявителями в заявке на регистрацию товарного знака могут выступать, согласно п. 1 ст. 8 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", юридические лица и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Заявитель может вести дело по заявке самостоятельно или действовать через патентного поверенного. При этом иностранные юридические лица, а также постоянно проживающие за пределами Российской Федерации физические лица или их патентные поверенные ведут дела по заявкам через зарегистрированных патентных поверенных. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью.
Заявка, в соответствии с п. 3 ст. 8, подается на один товарный знак. У заявителей в некоторых случаях возникает вопрос о возможности подачи в качестве товарного знака нескольких вариантов обозначения. Однако подобной возможности Закон не дает, каждый вариант обозначения должен оформляться как отдельная заявка. П. 2.11 Правил гласит: "В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона заявка должна относиться к одному товарному знаку. Обозначения, отличающиеся одно от другого какими-либо элементами, считаются разными товарными знаками". Эта норма существенна для словесных обозначений в том смысле, что так называемые слоганы или словосочетания, подаваемые на регистрацию, часто подаются в нескольких вариантах: "Слово твердое" и "Слово твердое есть добро", при которых один из вариантов включает в себя другой как составную часть.
Следует отметить, что при наличии у заявителя нескольких вариантов знака важно определить, какой из них будет подаваться первым. Обычно вопрос решается, исходя из финансовых возможностей и если они не позволяют подать на регистрацию сразу весь ряд словесных обозначений, то обычно в качестве первой заявки подают обозначение, включающее максимальное число элементов, то есть полный составной слоган. Далее по результатам экспертизы такого первого знака оценивают возможность регистрации отдельных его частей и, при необходимости использования составных частей самостоятельно, подают на регистрацию отдельные детали словесного обозначения.
Состав заявки на товарный знак
Что касается состава заявочных материалов, то, в соответствии с п. 4 ст. 8 Закона о товарных знаках, заявка должна содержать: заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства; заявляемое обозначение; перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам МКТУ; описание заявленного обозначения. Форма заявлений для заявки на регистрацию товарного знака определяется подзаконными нормативными актами (Правилами).
Язык заявки
В соответствии с п. 4 ст. 8, заявка должна быть подана на русском языке и подписана заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного - заявителем или патентным поверенным. Согласно п. 2.14 Правил заявление и перечень товаров и услуг представляются на русском языке. При этом документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или другом языке. В случае если эти документы представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. Перевод на русский язык может быть представлен заявителем не позднее двух месяцев с даты направления ему федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомления о необходимости выполнения данного требования, в противном случае документы считаются представленными на дату поступления их перевода.
Согласно Правилам в документах, представленных на русском языке, имена, наименования и адреса могут быть указаны на другом языке для целей публикации сведений в изданиях федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а перевод на русский язык может быть подписан заявителем или патентным поверенным.
Вопрос о языке заявочных документов важен не только в связи с общей направленностью нашего исследования на словесные товарные знаки, но по причине вступления в силу с 07.06.2005 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации". Некоторые нормы Закона о государственном языке корреспондируют к нормам Закона РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации". При этом в Федеральном законе "О государственном языке Российской Федерации" акцентируется внимание на роли русского языка в качестве государственного. Повторяя корреспондирующие положения упомянутого Закона РФ "О языках народов Российской Федерации", Закон "О государственном языке Российской Федерации" дополняет их, придавая значимость русскому языку как государственному и способствуя акцентированию его важности.
Российское законодательство о языках уже содержало норму об обязательном использовании русского языка в деятельности органов власти всех уровней, в настоящее время данная норма дополнена и усилена - русский язык подлежит обязательному использованию во взаимоотношениях органов власти с гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства и общественными организациями.
Поскольку с момента принятия Закона РФ "О языках народов Российской Федерации" 25 октября 1991 года прошло много времени, постольку представляется логичным дополнение норм, устанавливающих обязанность использования русского языка "в сферах промышленности, связи, транспорта и энергетики", "в коммерческой деятельности", нормой об обязательном использовании русского языка "организациями всех форм собственности". Таким образом, в Законе учтены современные реалии и множественность организационно-правовых форм юридического лица. Есть отсылка также к рекламному законодательству - обязательно использование русского языка также и в рекламе, что соответствует аналогичной норме Федерального закона "О рекламе".
Для целей заявочной работы важна следующая норма - в случаях использования... наряду с государственным языком Российской Федерации государственного языка республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языков народов Российской Федерации или иностранного языка тексты на русском языке и на других языках должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Данное требование не распространяется на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, а также теле- и радиопрограммы, аудио- и аудиовизуальные материалы, печатные издания, предназначенные для обучения языкам народов Российской Федерации или иностранным языкам.
Требования идентичности (аутентичности) перевода документов, прилагаемых к заявке, нет в Законе о товарных знаках, что представляется упущением, поскольку могут иметь место разночтения в языковом оригинале и его переводе на русский язык.
Среди положений Закона о государственном языке следует особо отметить норму, запрещающую при использовании русского языка как государственного использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. При этом порядок утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации должен определяться Правительством РФ.
Защита и поддержка государственного языка Российской Федерации возложены на федеральные органы государственной власти, к обязанностям которых Законом о государственном языке отнесены, среди прочих, прямо не упоминавшиеся ранее в законодательных актах государственная поддержка издания словарей и грамматик русского языка и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о государственном языке Российской Федерации.
Представляется, что многолетние дискуссии специалистов об искажении разработчиками некоторых товарных знаков норм русского языка получили неожиданную поддержку со стороны усовершенствованного законодательства о языке. В то же время, поскольку товарные знаки являются рекламными обозначениями, должны индивидуализировать производителя и к ним не применяются прямо некоторые нормы Закона о государственном языке, думается, что при соблюдении разумности в разработке неологизмов или словесных цепочек типа "мебель-мебель-мебеля" вполне допустима некоторая "игра" с языком в словах, используемых в качестве товарных знаков.
Стандартные коды ИНИД
Основные позиции заявлений в заявке обозначены с применением кодов ИНИД. Стандартные международные цифровые коды ИНИД применяются для идентификации библиографических данных, с их помощью фиксируют номера и даты, относящиеся к заявке и к охранному документу. Коды ИНИД используются при публикации сведений обо всех видах объектов промышленной собственности, в том числе и товарных знаков и наименований мест происхождения товаров.
Заявляемое обозначение в заявке
Важно отметить те позиции заявки, которые касаются особенностей словесных обозначений.
Прежде всего, это позиция "Заявляемое обозначение". Заявляемое обозначение, в соответствии с п. 3.3.1 Правил, вклеивается в пространство под кодом 540. Фотография или типографский оттиск обозначения должны быть изготовлены на плотной прочной бумаге формата 8 x 8 см (по горизонтали формат может быть увеличен до 10 см). Поскольку в настоящее время бланк заявления доступен на сайте Роспатента www.rupto.ru в сети Интернет, обычно при подаче на регистрацию словесного обозначения его впечатывают непосредственно в бланк заявки в соответствующий квадрат под кодом 540, хотя, конечно, не возбраняется разместить в квадрате наклеенный листок с нанесенным типографским методом словесным обозначением или фотографию его. Изображение заявляемого обозначения представляется в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается регистрация товарного знака. Следует отметить, что наряду с чисто словесными обозначениями часто подают на регистрацию слова или словесные обозначения, выполненные в оригинальной цветовой гамме или шрифтовой графике. Согласно п. 3.3.1 Правил, если испрашивается регистрация обозначения в ином, чем черно-белое, исполнении, то под кодом 591 указывается его цвет или цветовое сочетание. Описание цветов должно соответствовать цветам, используемым в обозначении и содержащимся в репродукции. Если регистрация обозначения испрашивается в черно-белом исполнении, заполнение указанной графы не требуется.
Изображение обозначения должно иметь качественное графическое исполнение, позволяющее репродуцировать его в неограниченном количестве копий. Раньше, при несовершенной копировальной технике, встречались случаи некачественного исполнения заявляемого обозначения - некоторые виды принтеров или ризографов не могли, например, обеспечить устойчивость обозначения, оно могло размываться при попадании воды, не сохранялись оригинальные цвета и т.п. В настоящее время такие случаи редки и обычно не составляет трудности приготовление необходимого количества копий обозначения. Из общих соображений непротиворечивой представляется практика вставки обозначения при подготовке заявки в электронной форме в квадрат под кодом 540.
Словесные обозначения могут быть частью подаваемого на регистрацию объемного или звукового знака. Объемный знак может быть выполнен в виде упаковочной тары, как в знаке для настойки "Becher", наклейка которой включает словесные элементы. Возможно сопровождение объемного обозначения слоганом, как в знаке "Как родной дядя".
Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется звуковое обозначение, то заявляемое обозначение представляется исполненным графически и в виде фонограммы на аудиокассете.
В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Закона заявка должна, в частности, содержать описание заявленного обозначения, расположенное в графе 571 заявки.
Описание заявленного обозначения. Описание служит для пояснения существа заявленного обозначения, его идентификации. Требуемая Правилами идентификация обозначения может трактоваться следующим образом: обозначение должно быть представлено в описании так, чтобы, не видя обозначения, можно было судить об основных составляющих его элементах и их конфигурации, о цветовой гамме, шрифтовых особенностях, фонетике и семантике. Согласно Правилам в описании приводится характеристика заявленного обозначения: его вид, указание на составляющие его элементы, смысловое значение обозначения в целом или его элементов. Если словесное обозначение или его часть не имеют смыслового значения, то указывается способ его образования, например, начальные слоги нескольких слов, аббревиатура, вымышленное слово. Если словесное обозначение является малоупотребимым в русском языке (например, специальный термин, историческое название, устаревшее слово), то указывается его значение. Если словесное обозначение представлено не на русском языке, то приводится транслитерация буквами русского алфавита и перевод на русский язык в случае, если обозначение имеет смысловое значение.
В графах 551, 552, 554, 556 - 558 указывается вид обозначения: коллективный, объемный, звуковой, обонятельный, голографический. Для всех этих видов, кроме обонятельного, обозначение может включать в себя словесную часть.
Заявитель может при подаче заявки указать неохраняемые элементы обозначения. Такими элементами обычно являются общепринятые указания на организационно-правовую форму деятельности юридического лица, например, ООО, Открытое акционерное общество, техникум. В графе под кодом 526 приведены неохраняемые элементы знака.
Перечень товаров и услуг
Объем юридических притязаний определяет перечень товаров и услуг, приводимый в графе под кодом 511, причем товары и услуги должны быть сгруппированы с применением МКТУ. Вопрос о факультативности или нормативности МКТУ для российских заявителей неоднократно обсуждался, в настоящее время экспертиза требует соответствия рубрики в заявке и рубрики МКТУ.
Теоретически каждый класс МКТУ представляет собой перечень однородных товаров, однако, в силу явной невозможности четкого разделения всей коммерческой практики на 45 направлений (классов МКТУ), в ряде случаев в тексте МКТУ:
а) товары одного класса могут быть неоднородны друг другу;
Пример: 16 класс, книги - 16 класс, комнатные аквариумы.
б) товары разных классов могут быть однородны;
Пример: 16 класс, выкройки для одежды - 25 класс, одежда - 26 класс, блестки для одежды.
в) явно проявляется корреспонденция товаров и услуг (товар однороден услуге);
Пример: 25 класс, обувь - 40 класс, крашение обуви.
г) услуги одного класса могут быть неоднородны;
Пример: класс 42, межевое дело - класс 42, инсталляция программного обеспечения.
д) услуги разных классов могут быть однородны;
Пример: класс 37, полирование транспортных средств - класс 40, полирование с помощью абразивов.
Вопрос однородности товаров и услуг важен как при сравнении заявленного и противопоставляемого экспертизой обозначения, так и в различных судебных спорах. Следует отметить, что в заявке желательно наиболее полно отражать все возможные секторы рынка, в которых применяется или готовится к применению товарный знак.
Перечень прилагаемых документов и подпись заявки
Перечень прилагаемых к заявке документов отражает наименования документов, количество листов в одном экземпляре и количество экземпляров каждого документа. Суммарное количество листов, подаваемых в составе заявки в Патентное ведомство, должно быть отражено в этой графе формы заявления. При подаче заявки суммарное количество листов отражается в штампе о приеме Федерального института промышленной собственности (ФИПС) и заверяется подписью принимающего сотрудника. Правильное заполнение этой формы позволяет избежать потери времени при подаче заявки в окно приема заявок ФИПС.
В графе "Подпись" в центре располагают подпись заявителя или патентного поверенного, а также дату подписи и печать, если заявка подписывается руководителем организации. В случае подписи от имени юридического лица заявку подписывает уполномоченное лицо организации-заявителя.
В соответствии с п. 5 ст. 8 Закона о товарных знаках, к заявке должны быть приложены: документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере; устав коллективного знака, если заявка подается на регистрацию коллективного знака.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или другом языке. В случае если эти документы представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. Перевод на русский язык может быть представлен заявителем не позднее двух месяцев с даты направления ему федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомления о необходимости выполнения данного требования.
Дата подачи заявки и приоритет
Датой подачи заявки в ФИПС считается дата поступления следующих документов:
- заявления о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства;
- заявляемого обозначения;
- перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.
Последним изменением Закона исключено описание заявляемого обозначения из перечня обязательных документов на первом этапе подачи заявки. Такой подход, думается, усиливает акцент на изображении, придавая изображению первичный по отношению к описанию характер, при этом у описания сохраняется факультативное значение текста, поясняющего изображение.
Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Конвенционный приоритет устанавливается по дате подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если подача заявки в Роспатент осуществлена в течение шести месяцев с указанной даты. П. 3 ст. 9 Закона 1992 г. устанавливает выставочный приоритет. Если товарный знак был размещен на экспонатах официальных или официально признанных международных выставок, организованных на территории одного из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то приоритетная дата может устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на выставке, если подача заявки в Патентное ведомство по интеллектуальной собственности осуществлена в течение шести месяцев с указанной даты.
Данная норма практически не изменена в новой редакции Закона. На практике при испрашивании выставочного приоритета экспертизой запрашивались следующие сведения: 1) подтверждение официального характера выставки; 2) подтверждение использования во время выставки полного обозначения товарного знака.
Например, по словесно-изобразительному знаку "Аптека 2000" выставочные информационные материалы включали только словесную часть обозначения; после запроса экспертизы заявителем были представлены документы, подтверждающие нанесение знака на экспонаты выставки в полном объеме, включая изобразительную часть. То есть знак должен быть применен на выставке в целом, в таком виде, каким он подается в заявке.
Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного или выставочного приоритета, обязан указать это при подаче заявки на товарный знак или в течение двух месяцев с даты подачи заявки и приложить при этом документы, подтверждающие правомерность такого требования, либо представить эти документы не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Встречаются на практике случаи совпадения даты подачи тождественных знаков. В этой связи введена норма п. 6 ст. 9 Закона. Если разными заявителями поданы заявки на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, то на основе соглашения между заявителями регистрация заявленного товарного знака в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть произведена на имя одного из них. В течение шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители должны сообщить о своем выборе и о том, по какой из заявок будет испрашиваться регистрация товарного знака. В случае если в течение установленного срока не поступит сообщение о выборе или ходатайство о продлении установленного срока, то обе заявки признаются отозванными.
Если на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы заявки одного и того же заявителя, то регистрация товарного знака в отношении таких товаров может быть произведена по одной из выбранных заявителем заявок.
Двухступенчатая экспертиза заявки
Статья 10 Закона определяет порядок проведения экспертизы заявки на товарный знак. Экспертиза разделена на два этапа - формальной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения. В период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения заявитель вправе дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки. Изменение заявителя при уступке права на заявку или в результате изменения наименования заявителя, а также исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки может быть произведено до даты регистрации товарного знака.
В соответствии с п. 4 ст. 10 в период проведения экспертизы эксперт вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. При этом на дополнительные материалы распространяется норма абзаца 2 п. 2 ст. 10, касающаяся невозможности расширения перечня товаров или существенного изменения заявленного обозначения. Основаниями для запроса могут, в частности, быть следующие обстоятельства: необходимость представления различных видов объемного обозначения и/или его описания, если представленные заявителем материалы недостаточно отражают особенности объемного обозначения; необходимость уточнения классификации или перечня товаров и услуг; необходимость доплаты пошлины в случае, когда в результате уточнения классификации перечня товаров и услуг, указанных в заявке, выявлено несоответствие суммы уплаченной пошлины количеству классов МКТУ (при непредставлении документа о такой доплате экспертиза проводится в отношении классов, указанных в заявке, за которые уплачена пошлина); необходимость решения вопросов, обусловленных выявлением сходных товарных знаков или обозначений, ранее заявленных на регистрацию, для всех или части товаров и услуг; замечания и предложения, возникающие при рассмотрении заявки и связанные, например, с установлением приоритета.
Если в запросе имеется ссылка на выявленные сходные товарные знаки или ранее заявленные обозначения и при этом копии таких обозначений к запросу не приложены, то такие копии должны быть запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы.
В случае если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной. По ходатайству заявителя установленный срок ответа на запрос экспертизы может быть продлен, но не более чем на шесть месяцев. При условии подтверждения уважительных причин несоблюдения установленного срока он может быть продлен федеральным органом более чем на шесть месяцев.
Заявка может быть отозвана по просьбе заявителя на любом этапе ее рассмотрения, но не позднее даты регистрации товарного знака.
Формальная экспертиза заявки
Законом предусмотрен месячный срок проведения формальной экспертизы с момента подачи заявки. В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов заявки, а также их соответствие установленным требованиям.
В соответствии с п. 13.1 Правил, поступившей заявке, поданной на русском языке, присваивается десятизначный регистрационный номер, первые четыре цифры которого обозначают год подачи заявки, пятая цифра - код объекта промышленной собственности, пять остальных цифр - порядковый номер заявки в серии данного года. В п. 2.16 Правил предусмотрена подача заявки по факсу; заявка, поступившая по факсу, регистрируется после поступления оригинала. О факте поступления материалов заявки заявитель уведомляется с сообщением ему регистрационного номера и даты поступления.
Заявка, по результатам формальной экспертизы, принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению, о чем уведомляется заявитель. Согласно п. 13.7 Правил, при соответствии материалов заявки установленным требованиям, а также в случаях своевременного представления заявителем запрошенных сведений и документов заявителю направляется уведомление о принятии заявки к рассмотрению с указанием установленной даты подачи заявки.
Уведомлением о принятии заявки к рассмотрению заявитель может быть также уведомлен:
- о возможности установления конвенционного или выставочного приоритета в период проведения экспертизы заявленного обозначения при условии представления в течение трех месяцев с даты поступления заявки в федеральный орган документов, подтверждающих правомерность его требования об установлении конвенционного или выставочного приоритета
- о возможности уточнения в период проведения экспертизы заявленного обозначения размера предназначенной к уплате пошлины за подачу заявки и экспертизу заявленного обозначения по результатам анализа перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака
- о необходимости представления иных сведений и/или документов, предусмотренных Законом и Правилами по ТЗ
В соответствии с п. 13.8 Правил, решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению принимается в том случае, если представленный заявителем ответ на запрос экспертизы не содержит запрошенных сведений и/или документов.
В решении об отказе в принятии заявки к рассмотрению приводятся основания, по которым принято решение.
Такими основаниями могут являться:
- отсутствие заявления о регистрации обозначения в качестве товарного знака
- отсутствие в заявке указания заявителя
- несоответствие указания заявителя в заявке установленным требованиям
- отсутствие в заявке обозначения, предназначенного для регистрации в качестве товарного знака
- отсутствие в заявке указания товара или услуги, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения
Экспертиза заявленного обозначения
Экспертиза заявленного обозначения осуществляется по завершении формальной экспертизы по заявкам, принятым к рассмотрению. Следует упомянуть Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (ред. О.Л. Алексеева, М. ФИПС Роспатента, 2001), утвержденные Приказом Роспатента N 39 от 23.03.2001. Текст Рекомендаций, а также внесенные позже, Приказом Роспатента N 91 от 06.07.2001, изменения в Рекомендации разъясняют ход проведения экспертизы различного вида обозначений.
Задачами экспертизы являются проверка соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона, и установление приоритета товарного знака. По результатам экспертизы заявленного обозначения принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.
В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется:
- проверка соответствия материалов заявки требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению заявки и прилагаемых к ней документов, за исключением материалов заявки, проверка которых осуществляется в ходе формальной экспертизы;
- проверка перечня товаров и услуг, а также правильности их группирования по классам МКТУ
- установление приоритета товарного знака
- проверка соответствия заявленного обозначения условиям регистрации, предусмотренным пунктами 2.3 - 2.7 и пунктами 2.8 - 2.9 Правил
Пункт 14.4.2 Правил регламентирует порядок проверки на тождество и сходство:
- проводится поиск тождественных и сходных обозначений
- определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений
- определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения)
Следует упомянуть некоторые позиции Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (авторы: Н.П. Грешнева, В.В. Орлова, Роспатент, ВНИИПИ, М. 1997). Методические рекомендации снабжены целым рядом примеров сходных и несходных обозначений и способов определения такого сходства (несходства). Методические рекомендации иллюстрируют Правила, дают разъяснения по применению критериев различия знаков для словесных, изобразительных, объемных и комбинированных обозначений. Методические рекомендации отражают наработанные практические приемы экспертной практики Роспатента.
Однородность товаров при сравнении обозначений
На практике однородность товаров - вопрос специальных экспертиз, решаемый конкретно для каждого рассматриваемого случая. Для разъяснения термина однородности товаров можно обратиться к Методическим рекомендациям по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания (утв. Приказом Роспатента N 41 от 02.03.98), а также к Методическим рекомендациям по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (авторы: Н.П. Грешнева, В.В. Орлова, В.Б. Талянский, М. ВНИИПИ, 1997).
Определению однородных товаров и/или услуг служит МКТУ, согласно которой товары и услуги сгруппированы по классам, причем рубрики (термины) МКТУ, в идеале, не должны допускать двойного толкования.
Однако до сих пор при классификации МКТУ используются разные принципы ее компоновки, поэтому основным вопросом в связи с упорядочением МКТУ является вопрос о принципах ее построения.
Как показывает обзор литературы, эти же принципы служат определению однородности/неоднородности товаров и услуг. "Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания" на этот счет высказываются вполне определенно: "в основу МКТУ положены признаки однородности" [Методические рекомендации 2000: 14]. Вместе с тем в этих же "Методических рекомендациях" имеет место расхождение между основными и вспомогательными критериями, положенными в основу МКТУ и призванными разграничивать однородные/неоднородные товары [Методические рекомендации 2000: 8, 11]. Так, авторы "Методических рекомендаций" утверждают, что классификация товаров (как готовых изделий, так и полуфабрикатов) осуществляется в основном в соответствии с их функцией и назначением, а основными критериями однородности/неоднородности являются род (вид) товаров, назначение, вид материала, условия сбыта и т.д. [Методические рекомендации 2000: 8, 10 - 11, 13].
Наблюдается интересная зависимость: с одной стороны, определению однородных товаров и/или услуг служит МКТУ. С другой стороны, применение МКТУ не всегда помогает в выявлении однородности товаров.
Аналогичное замечание находим и в "Методических рекомендациях": "...принадлежность товаров к одному классу МКТУ не является основанием для признания товаров однородными" [Методические рекомендации 2000: 14]. Более того, каждый класс МКТУ состоит из множества разнородных групп (родовых понятий) товаров [Методические рекомендации 1997: 7]. Критерии однородности/неоднородности товаров и услуг достаточно хорошо известны и признаны во всем мире. Однако поиски новых критериев продолжаются.
В юридической практике описаны следующие критерии разграничения однородных и неоднородных товаров: отраслевой (сущностный), функциональный, "производственный" (материал, из которого изготовлен товар; производитель товара), "коммерческий" (условия реализации товаров (каналы, сеть сбыта), круг потребителей, совместная встречаемость товаров в обиходе и в продаже; стоимость, цель применения).
Термин "отраслевой" представляется не совсем удачным по отношению к данному критерию, потому что он значительно расширяет границы применимости данного признака. Можно предположить, что все товары, подпадающие под ту или иную предметную область, составят однородные товары, сама же предметная область может быть сформулирована весьма обширно (например, галантерейные товары, спортивные товары). В широком смысле предметная область "Одежда" может включать: красители для одежды (2 класс по МКТУ), крючки вешалок для одежды (6 класс), одежду для защиты от несчастных случаев, излучения и огня (9 класс), одежду специальную для операционных комнат (10 класс), одежду для животных (18 класс), вешалки для одежды (20 класс), вешалки-растяжки для одежды (21 класс).
Предметной области "Обувь" принадлежат средства для обуви клеящие (1 класс), красители для обуви (2 класс), средства для чистки обуви (3 класс), жиры для смазки обуви (4 класс), скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви (6 класс), устройства для чистки обуви электрические (7 класс), колодки обувные [для ручного пошива] (8 класс), обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня (9 класс), обувь медицинская (10 класс), украшения для обуви [из благородных металлов] (14 класс), колодки для растяжки обуви (21 класс), ткани для обуви (24 класс).
Предметная область "Пищевые продукты" покрывает масла для сохранения пищевых продуктов (1 класс), карамель [пищевой краситель] (2 класс), добавки минеральные пищевые (5 класс), ящики для пищевых продуктов (6 класс), устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические (7 класс), приборы анализа пищевых продуктов и кормов (9 класс), посуда электрическая для тепловой обработки пищевых продуктов (11 класс), тележки для продуктов (12 класс), украшения из пластмасс для продуктов питания (20 класс), емкости, термоизоляционные для пищевых продуктов (21 класс), белки пищевые (29 класс), загустители для пищевых продуктов (30 класс), консервирование пищевых продуктов и напитков (40 класс).
Широкий взгляд на предметную область "Транспорт" допускает объединение в ней составов для охлаждения двигателей транспортных средств (1 класс), покрытий защитных грунтовых для рам, шасси транспортных средств (2 класс), замков для транспортных средств [металлические] (6 класс), двигателей для транспортных средств на воздушной подушке (7 класс), аккумуляторов электрических для транспортных средств (9 класс), антиобледенителей для транспортных средств (11 класс), стекол для окон транспортных средств [полуфабрикаты] (21 класс), чехлов для транспортных средств [непригнанные] (22 класс), моделей транспортных средств уменьшенных (28 класс), а также услуги по мытью транспортных средств (37 класс).
В патентоведческой практике отраслевой критерий предполагает анализ сущности (состава, характеристики, вида) товара.
Что касается "коммерческого" критерия, то здесь работа ведется в основном в направлении тщательного анализа условий реализации товаров (каналов сбыта), круга (категории) потребителей, встречаемости товаров в продаже (продаются ли товары в одном и том же магазине (секции магазина)), т.е. возможности их реализации через один прилавок, анализируется возможность продажи в одно и то же время, а также сопоставимости цен сравниваемых товаров [Мельников 1995: 32].
Функциональный критерий корректируется так называемой областью применения товаров.
Понятие "однородности/неоднородности" товаров и услуг является ключевым в юридической практике в части правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания. Составляя перечень товаров и услуг и тем самым определяя испрашиваемый объем исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, необходимо исходить из того, что Закон (п. 1 ст. 7) не допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или знаками обслуживания, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров или услуг. Закон призван защищать исключительное право владельца товарного знака или знака обслуживания и потребителя от введения в заблуждение и пресекать недобросовестную конкуренцию в отношении этого средства индивидуализации, не допуская возможности маркировки однородных товаров разных изготовителей тождественным или сходным до степени смешения товарными знаками.
Авторы "Методических рекомендаций" в качестве критериев однородности/неоднородности называют следующие признаки: род (вид) товаров и услуг, которые создают у потребителя представление о принадлежности их к одному изготовителю, их назначение, вид материала, из которого изготовлены товары, условия реализации товаров (каналы, сеть сбыта), круг потребителей [Методические рекомендации 2000: 10 - 11, 13]. М.Я. Эпштейн указывает на "разные производства" как показатель неоднородности [Эпштейн 2002: 25], "Нормативные акты" - цель применения, условия сбыта, круг потребителей, совместную встречаемость товаров в обиходе и в продаже, например, зубные щетки (21 класс) и зубные порошки и пасты (3 класс) [Нормативные акты: 7, 8, 11]. Высказывается и совершенно новая точка зрения, согласно которой "научным путем определения однородности товаров следует признать только применение филологических и специальных (торговых) экспертиз в каждом конкретном случае [Комментарий 2004: 80].
Понятие "однородные товары" появилось в правовых нормативных актах Великобритании еще в 1883 году [Мельников 1995: 31]. Судебная практика во Франции претерпела определенную эволюцию при толковании понятия "однородность товаров". Первоначально суды определяли объем охраны, предоставляемой товарному знаку, принимая во внимание лишь внутреннюю природу товаров, т.е. сходные качества сравниваемых товаров согласно так называемому экономическому критерию, однородными признаются товары, близкие в достаточной степени по происхождению и назначению [Мельников 1995: 31].
В "Методических рекомендациях 1997..." однородными называются товары и услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду, не обладающие различительной способностью и создающие у потребителей представление о принадлежности их к одному изготовителю [Методические рекомендации 1997: 7]. Здесь не совсем ясно, что значит различительная способность. Разве не различаются чайник и кастрюля, однозначно отнесенные М.Я. Эпштейном к однородным товарам [Эпштейн 2002: 26].
В "Методических рекомендациях" под однородными товарами и услугами понимаются товары и услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду и создающие у потребителя представление о принадлежности их к одному изготовителю. Дополнительно указывается на технологичность процесса изготовления товаров, возможность реализации в одних и тех же магазинах, стоимость, цель применения [Методические рекомендации 2000: 10 - 11]. По мнению В.М. Мельникова, к однородным товарам относятся распространяемые по одним и тем же торговым каналам близкие по природе и назначению товары [Мельников 2000: 9].
В.М. Мельников пишет: "Установление однородности товаров и услуг имеет первостепенное значение при вынесении Патентным ведомством решений по заявкам на товарные знаки и при рассмотрении Апелляционной палатой возражений против регистрации товарных знаков, сходных до степени смешения со знаками, принадлежащими возражающей стороне" [Мельников 1995: 30]. Как известно, регистрации тождественных или сходных до степени смешения обозначений в отношении неоднородных товаров с правовой точки не мешают друг другу, т.е. возможность для заявителя зарегистрировать обозначение и охранять на него права находится в прямой зависимости от того, однородны ли маркируемые им товары другим, в отношении которых уже зарегистрирован сходный знак.
Неоднородными признаются электрические и неэлектрические соковыжималки, хотя они относятся к одному виду товаров. Основания для установления неоднородности: сложность/простота устройства, различие точек сбыта товаров, стоимость товаров [Методические рекомендации 2000: 11]. Вместе с тем сварочные агрегаты электрические и сварочные агрегаты неэлектрические, относящиеся соответственно к 7-му и 8-му классам, признаются однородными товарами [Методические рекомендации 2000: 15]. В рамках 10 класса объединены, с одной стороны, аппаратура и инструменты стоматологические, и аппаратура стоматологическая электрическая, т.е. здесь признак наличия электричества не является определяющим при разграничении товаров (8-я редакция). Основанием для противопоставления матраца бытового назначения (20 класс) и матраца медицинского (10 класс) являются различие производителей и реализация/нереализация через розничную сеть [Методические рекомендации 2000: 11].
Нет единства в установлении основных и вспомогательных признаков однородности/неоднородности. Так, в "Методических рекомендациях" к основным отнесены род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого изготовлены товары. В Приказе N 41 от 02.03.1998 "О методических рекомендациях по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания", материал назван вспомогательным критерием [О методических рекомендациях 1998: 12]. "Методические рекомендации 1997..." указывают, что "чаще всего основанием для признания товаров однородными является принадлежность их одной родовой или видовой группе" [Методические рекомендации 1997: 7].
В "Методических рекомендациях" указывается, что вспомогательные признаки, в зависимости от ситуации, могут быть отнесены к основным признакам однородности. Кроме того, предусматривается возможность учета основных признаков как по отдельности, так и в сочетании с другими основными и/или вспомогательными признаками [Методические рекомендации 2000: 11].
Исследователи признают ненадежность известных критериев. Так, разное назначение товаров само по себе не служит критерием неоднородности [Эпштейн 2002: 25]. В "Методических замечаниях" дополнительно указывается, что функциональное назначение товара ограничивается областью применения [Методические рекомендации 2000: 19]. "Народный", наработанный практикой экспертизы и патентоведов критерий однородности через "присутствие на одном прилавке" можно во многих случаях считать достаточно эффективным, но все-таки приблизительным и ненаучным.
Если строго следовать отраслевому принципу (при тождестве принципов классификации товаров и услуг и признаков однородности/неоднородности), неизбежно пересечение предметных областей в силу всеобщей взаимосвязи объектов материального мира. Например, сфера спортивные товары включает спортивную обувь (25 класс), спортивные трикотажные изделия (25 класс), боксерские перчатки (28 класс). Однако данная сфера легко пересечется со сферой "одежда", в которой умещаются тематические группы спортивные трикотажные изделия, боксерские перчатки. С другой стороны, видимо, следует признать непоследовательность применения данного признака в построении классификации. Так, товар автомобили пожарные вынесен в 9 класс, тогда как автомобили спортивные вошел в специализированный 12 класс Транспортные средства... Носилки для больных, носилки на колесах для больных, приспособления для перемещения инвалидов отнесены к 10 классу, т.е. рассматриваются отдельно от 12 класса Средства передвижения, а кресла-каталки для больных в рамках Маски для медицинского персонала представлены в 10 классе Приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные..., а маски для сварщиков и маски для подводного погружения - в 9 классе.
Однородными могут быть признаны товары, принадлежащие к разным родам, видам, но выполненные из одного материала (сырья) [Методические рекомендации 2000: 12]. Пример тому выделение класса товаров (14 класс), в котором помещены товары, изготовленные из благородных металлов, при наличии в других классах одноименных товаров, выполненных из недрагоценных материалов (например, держатели для зубочисток). С другой стороны, товары, выполненные из одного и того же материала, признаются неоднородными (резиновые шланги и резиновая пляжная обувь). Фермерская конструкция из металла и неметаллическая фермерская конструкция признаются неоднородными товарами и относятся соответственно к 6-му и 19-му классам по МКТУ, а фурнитура для мебели металлическая и фурнитура для мебели неметаллическая, относящиеся тоже к разным классам, соответственно к 6-му и 20-му, признаются однородными товарами. В качестве однородных рассматриваются муфты соединительные для труб металлические и муфты соединительные для труб неметаллические, относящиеся, как и вышеназванные товары, к разным классам, в данном случае к 6-му и 17-му классам МКТУ [Методические рекомендации 2000: 15].
Если принять за основу функциональный подход, то в рамках одного класса окажутся весьма далекие товары. Например, на основе единой функции чистить должны быть объединены следующие товары и услуги, относящиеся в МКТУ к разным классам: вещества для газоочистки (1 класс), жидкости для чистки стекол (3 класс), препараты для очистки воздуха (5 класс), аппараты для очистки ацетилена (7 класс), резаки для очистки поверхности (8 класс), ленты для чистки считывающих головок (9 класс), приспособления для очистки полостей тела (10 класс), аппараты и машины для очистки воды (11 класс), стеклоочистители для ветровых стекол (12 класс), приспособления для чистки каналов стволов огнестрельного оружия (13 класс), держатели для зубочисток (14 класс), перочистки (16 класс), замша для чистки (21 класс), приспособления для чистки курительных трубок (34 класс), очистка наружной поверхности зданий (37 класс), очистка воздуха (40 класс). Здесь следует принимать во внимание область (сферу) и цель его применения [Методические рекомендации 2000: 12].
Кроме того, нет четких установок, в каких случаях какой критерий является приоритетным.
Практика свидетельствует о значительных расхождениях в установлении однородности/неоднородности одних и тех же товаров: нет единства в понимании однородности/неоднородности у специалистов, по роду своей профессиональной деятельности имеющих дело с МКТУ. По утверждению М.Я. Эпштейна, табак и сигареты - однородные товары [Эпштейн 2002: 25]. Прямо противоположное мнение высказывают авторы "Методических рекомендаций" [Методические рекомендации 2000: 11].
В.М. Мельников иллюстрирует расхождения в понимании однородности-неоднородности товаров примерами из международной юридической практики [Мельников 1995: ]. Так, в деле N 107 вина, для которых испрашивался импортерами австрийских вин товарный знак, включающий изображение овцы и слова "Golden Fleece" (Золотое руно), были признаны Патентным ведомством Великобритании однородными с крепкими спиртными напитками, маркированными товарными знаками, которые были зарегистрированы на имя двух производителей (один из знаков представлял изображение овцы, а другой состоял из слов "Golden Fleece"). Основания: вино и крепкие спиртные напитки содержат алкоголь, продаются одним и тем же потребителям одними и теми же дилерами.
В 1984 году ром и пиво (менее крепкий по сравнению с вином алкогольный напиток) были также признаны однородными товарами. В 1929 году Парижский апелляционный суд признал неоднородными товарами шампанское и искристые вина. А в 1975 году Парижским апелляционным судом алкогольные напитки пиво и вино были признаны неоднородными на основании различия их химических составов. В [Методические рекомендации 2000: 16] пиво и напитки алкогольные признаются однородными. В Руководстве по методике государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки 1990 г. и в Руководстве по регистрации товарных знаков, разработанном ВОИС, пиво и вино рассматриваются как однородные товары. Основания: напитки относятся к алкогольным, потребляются для одной и той же цели (для получения удовольствия) и продаются одной и той же категории потребителей в одних и тех же местах. В [Мельников 2000] приводятся следующие данные об однородности/неоднородности товаров: "за рубежом судами были признаны однородными товарами ром и коктейль с ромом, желе и мороженое, бисквиты и шоколад, торты и пироги, лекарства для обработки зубов и десен и фармацевтические препараты из трав для внутреннего употребления, фланель и изделия из фланели, дамское белье и белье для новорожденных, одежда и чулки, одежда и ботинки. Неоднородными товарами были признаны крем для обуви и ботинки, подвесные моторы для катеров и стационарные двигатели морских судов [Мельников 2000: 9].
Таким образом, наличие различных точек зрения на однородность/неоднородность товаров представляется вполне естественным и закономерным явлением: оно обусловлено глубиной и сложностью объекта исследования. Вместе с тем подобные несоответствия могут рассматриваться и как следствие неразработанности надежных критериев однородности/неоднородности товаров и услуг.
Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства
Согласно п. 3 ст. 12 Закона до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлено уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона, с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если такие доводы представлены в течение шести месяцев с даты направления заявителю указанного уведомления.
Решение о регистрации товарного знака
Решение о регистрации товарного знака может быть пересмотрено до регистрации товарного знака в связи с:
- поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет в соответствии со статьей 9 Закона, на тождественное или сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров
- регистрацией в качестве наименования места происхождения товара обозначения, тождественного этому товарному знаку или сходного с ним до степени смешения
- выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак, или выявлением охраняемого тождественного товарного знака в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров и с тем же или более ранним приоритетом товарного знака
- удовлетворением заявления об изменении заявителя, приведшим к появлению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака
Обжалование решения формальной экспертизы и экспертизы по существу заявленного обозначения
Согласно п. 1 ст. 13 Закона о товарных знаках, в случае несогласия с решением, принятым по результатам формальной экспертизы заявки, об отказе в принятии ее к рассмотрению, или с решением, принятым по результатам экспертизы заявленного обозначения, или с решением о признании заявки отозванной заявитель может подать возражение в Палату по патентным спорам в течение трех месяцев с даты получения соответствующего решения или запрошенных у федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности копий противопоставленных заявке материалов при условии их запроса заявителем в течение месяца с даты получения им соответствующего решения.
Возражения, предусмотренные в п. 1 ст. 13, подаются в Палату по патентным спорам и рассматриваются в этой Палате в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56.
Размеры пошлин за подачу возражений установлены Положением о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставления права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 12 августа 1993 г. N 793 (с последующими изменениями; последние по времени изменения утверждены Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2003 года N 403 - Росс. газета, 10 июля 2003 года).
Регистрация товарного знака
Регистрация товарного знака производится в Госреестре товарных знаков на основании решения о регистрации товарного знака в течение месяца с даты получения документа об уплате установленной пошлины. В Госреестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о его правообладателе, дата приоритета товарного знака и дата его регистрации, перечень товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.
Регистрация не производится при непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него. При этом соответствующая заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется. Тем самым устанавливается четкое последствие неуплаты пошлины.
Выдача свидетельства на товарный знак
Выдача свидетельства на товарный знак производится в течение месяца с даты регистрации товарного знака в Реестре. Форма свидетельства и состав указываемых в нем сведений устанавливаются Роспатентом.
Срок выдачи свидетельства - один месяц с даты регистрации товарного знака в Госреестре.
Публикация сведений о регистрации
Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака и внесенные в Реестр в соответствии со статьей 14 настоящего Закона, публикуются в официальном бюллетене Роспатента незамедлительно после регистрации товарного знака в Реестре или после внесения в Реестр изменений в регистрацию товарного знака. Формулировка аналогичной статьи Закона в редакции 1992 года предусматривала публикацию сведений, относящихся к регистрации товарного знака, в течение шести месяцев с даты регистрации знака в Госреестре ТЗ или с даты внесения изменений в регистрацию. Большая продолжительность этого срока создавала неопределенность при публикации сведений о регистрации. В настоящее время сведения, относящиеся к регистрации товарного знака и внесенные в Госреестр ТЗ в соответствии со статьей 14 Закона, публикуются в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации товарного знака в Госреестре ТЗ или после внесения в Госреестр ТЗ изменений в регистрацию товарного знака.
Практическая значимость данной нормы (ст. 18 Закона) состоит в том, что любое лицо сможет быстрее получать информацию о зарегистрированных знаках или о внесенных в них изменениях, что улучшит качество подготовительных работ, предшествующих регистрации знака, а также позволит быстрее получать информацию о зарегистрированных знаках с целью определения охраноспособности обозначения.
Следует отметить также, что на сайте ФИПС ведутся открытые реестры российских товарных знаков и приведена база данных поданных заявок на товарные знаки, где заявитель при желании может сравнить планируемое к подаче обозначение с ранее поданными на регистрацию обозначениями других лиц.
